Юридическая практика №01-02, 14.01.2020

Авторы: Наталья Дрюк, советник, Алексей Лукьянов, юрист 

В деле о досрочном прекращении действия свидетельства на знак для товара или услуги, иск по которому подан после 1 сентября 2017 года, применению подлежат положения Соглашения о пятилетнем сроке.

Свидетельство Украины на знак для товаров и услуг (торговую марку) фактически обеспечивает собственнику такого свидетельства узаконенную монополию на его использование. Но монополия не является абсолютной. Так, если знак не используется для товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован, согласно статье 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон) действие свидетельства на такой знак может быть прекращено досрочно по решению суда.

В Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС (Соглашение) вопросам интеллектуальной собственности посвящена глава 9. Ее положения содержат ряд новых для Украины стандартов, применение которых на практике вызывает ряд вопросов.

Один из таких спорных вопросов — разница между сроками неиспользования торговой марки по Закону и по Соглашению. Закон, а именно часть 4 его статьи 18, гласит: «Если знак не используется в Украине полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг в течение трех лет с даты публикации сведений о выдаче свидетельства или с иной даты после этой публикации, любое лицо имеет право обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично».

Статья 198 Соглашения устанавливает другой срок: «Стороны предусматривают, что регистрация торговой марки подлежит аннулированию, если в течение непрерывного пятилетнего периода она не была введена в использование на соответствующей территории для товаров и услуг, для которых она зарегистрирована».

Три или пять?

Как же будет решен спор, если истец требует применить 3-летний срок по части 4 статьи 18 Закона, а ответчик — 5-летний срок по статье 198 Соглашения?

На первый взгляд, ответ лежит на поверхности — в преамбуле Соглашения, согласно которой его стороны обязались обеспечивать постепенную адаптацию законодательства Украины к acquis ЕС согласно направлениям, определенным в этом Соглашении, и обеспечивать эффективное его выполнение. Создается впечатление, что нормы Соглашения, в том числе и статья 198, не имеют прямого действия и не могут применяться до имплементации их специальным законом Украины. Аналогичная точка зрения неоднократно подчеркивается в Пособии для судей по интеллектуальной собственности 2018 года (доступно онлайн на сайте Национальной школы судей Украины).

Однако сейчас сформировалась устойчивая судебная практика, согласно которой украинскими судами при решении вопроса о досрочном прекращении действия свидетельства применяется не 3-летний срок по статье 18 Закона, а 5-летний срок по статье 198 Соглашения.

Первым значимым прецедентом стало постановление Верховного Суда от 17 июля 2018 года по делу № 910/14972/17. Верховный Суд оставил в силе решения первой и апелляционной инстанций, мотивированные тем, что на момент рассмотрения дела судом не истек 5-летний срок с момента регистрации торговой марки. В частности, Верховный Суд согласился с тем, что первая и апелляционная инстанции правильно применили положения законодательства Украины относительно преимущественного использования норм международного договора перед нормами национального законодательства в случае конфликта между ними. Верховный Суд подчеркнул: довод о том, что Соглашение предусматривает постепенное и последовательное сближение законодательства сторон Соглашения в сфере интеллектуальной собственности, которое должно происходить путем имплементации, а не имеет непосредственного прямого действия не находит подтверждения в содержании Соглашения, которое такого положения не содержит.

Более того, Верховный Суд разъяснил, что в предмет доказывания не входило неиспользование оспариваемого знака сверх трех лет с момента регистрации, поскольку истец был обязан доказать неиспользование оспариваемого знака в течение 5-летнего периода с момента регистрации, который на момент рассмотрения дела судом еще не закончился.

Следует отметить, что сторонами по делу № 910/14972/17 выступали компании из ЕС и Украины, поэтому правильность применения к отношениям между ними Соглашения (как только суд установил, что его нормы обладают прямым действием) не вызывала сомнений. В случае споров между резидентами Украины и третьих стран все было не так однозначно, ведь Соглашение об ассоциации заключено между Украиной и ЕС, а не между, например, Украиной и США.

С точки зрения авторов, даже при спорах между субъектами хозяйствования Украины и третьих стран или между физическими или юридическими лицами Украины применение 5-летнего срока по статье 198 Соглашения все равно будет правильным. Так, статья 4 Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) устанавливает, что в отношении охраны интеллектуальной собственности любые преимущество, льгота, привилегия или иммунитет, которые предоставлены членом Всемирной торговой организации (ВТО) гражданам любой другой страны, незамедлительно и безусловно предоставляются гражданам всех других членов ВТО. Применение 3-летнего срока в таких случаях было бы дискриминацией, недопустимой по отношению к иностранным лицам не из ЕС согласно положению статьи 4 ТРИПС, а в отношении физических и юридических лиц из Украины — запрещенной положениями части 4 статьи 13 Конституции Украины о равенстве всех субъектов права собственности перед законом.

Судебная практика

Этим же путем следует и другая судебная практика. Постановлением от 12 ноября 2018 года по делу № 910/5921/17 Северный апелляционный хозяйственный суд применил 5-летний срок в споре между итальянской и индийской компаниями (иск был удовлетворен в связи с установлением судом факта неиспользования знака по свидетельству Украины более пяти лет). А в постановлениях Верховного Суда от 26 февраля 2019 года по делу № 910/6307/18 и от 4 июля 2019 года по делу № 910/4947/18 5-летний срок применен в спорах между украинскими юридическими лицами.

Итак, сформировалась достаточно единообразная судебная практика применения 5-летнего срока неиспользования знака для товаров и услуг как основания для досрочного прекращения действия свидетельства на него. Однако еще нужно ответить на вопрос, начиная с какой даты должен применяться 5-летний срок вместо 3-летнего.

Верховный Суд обратил внимание на дату, с которой применяются соответствующие нормы Соглашения, в постановлении от 4 июля 2019 года по делу № 910/4947/18: «Соглашение об ассоциации было подписано 27 июня 2014 года, ратифицировано Украиной 16 сентября 2014 года и вступило в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года. При этом… с 1 января 2016 года временно применяется раздел ІV. Статья 198 Соглашения об ассоциации содержится в подразделе 2 «Торговые марки» части 2 «Стандарты, касающиеся прав интеллектуальной собственности» главы 9 «Интеллектуальная собственность» раздела ІV «Торговля и вопросы, связанные с торговлей» указанного соглашения. Такую же позицию о применении Соглашения об ассоциации к правоотношениям, касающимся прав интеллектуальной собственности, Верховный Суд изложил в постановлении от 29 мая 2019 года по делу № 910/8180/17».

Исходя из такой позиции, можно предположить, что в деле о досрочном прекращении действия свидетельства на знак для товара или услуги, иск по которому подан после 1 января 2016 года, применению подлежат положения Соглашения о 5-летнем сроке.

Однако в постановлении от 29 мая 2019 года по делу № 910/8180/17 Верховный Суд отклонил ссылку кассатора на временное применение раздела IV с 1 января 2016 года, поскольку «согласно статье 486 (пункт 4) настоящего Соглашения, начиная с 1 января 2016 года стали применяться на временной основе указанные части Соглашения в той мере, в которой они охватывают вопросы, принадлежащие именно к компетенции ЕС. Такую же позицию Министерство иностранных дел Украины изложило в письме к Верховному Суду от 3 мая 2019 года № 72/17-612/1-1136 «О применении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС». Далее по тексту постановления Верховный Суд ссылается на статью 18 Закона.

Смотреть на дату

Итак, в делах, иски по которым поданы после 1 сентября 2017 года, можно с уверенностью говорить о применении 5-летнего срока. Что касается исков, поданных в период с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года, то здесь нет такой однозначности ввиду проанализированных правовых заключений в постановлениях Верховного Суда.

Специально для «Юридической практики»