Юридическая практика №33 (1129), 13.08.2019

Автор: Анна Прохорова, старший юрист; Илона Болюбаш, юрист

 

Ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств (ЛС) постоянно развивается и является одним из крупнейших в Украине. Несмотря на это, среди производителей лекарственных средств наблюдается нешуточная конкуренция за потребителя.

Название лекарственного средства, которое по своей сути призвано сообщить специалистам и потребителям состав такого ЛС, уже давно стало объектом коммерциализации — от узнаваемости определенного торгового названия ЛС зависит объем прибыли компании-производителя. Потому попытки производителей монополизировать сегменты рынка и присвоить наиболее прибыльные торговые названия ЛС закономерны. Осуществить это можно, в частности, превратив торговое название ЛС в объект права интеллектуальной собственности.

Название ЛС как объект права

Само по себе название ЛС не является объектом права интеллектуальной собственности и не предоставляет владельцу регистрационного удостоверения на ЛС соответствующего спектра прав, в том числе права запрещать регистрировать ЛС с аналогичным названием другим производителям. Собственно, единственным законным путем приобретения прав интеллектуальной собственности на определенное название ЛС является его регистрация в качестве торговой марки (ТМ), что является достаточно распространенной практикой в Украине.

Однако для регистрации названия ЛС в качестве ТМ оно должно соответствовать условиям предоставления правовой охраны, определенным Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон о знаках). Вместе с тем не каждое такое название можно зарегистрировать качестве ТМ и получить правовую охрану. Закон о знаках определяет, что не могут быть зарегистрированы обозначения, которые, в частности, не имеют различительной способности, состоят лишь из обозначений, являющихся общеупотребительными как обозначения товаров определенного вида или общеупотребительными терминами, а также способных ввести потребителя в заблуждение. Таким критериям могут соответствовать универсальные названия активных веществ, из которых, собственно, и состоят ЛС, более известные как «международные непатентованные названия» (МНН).

МНН: понятие и особенности

МНН присваиваются Всемирной организацией здравоохранения с 1953 года для того, чтобы в любой стране мира специалисты и потребители могли идентифицировать фармакологические вещества в составе лекарственного препарата. МНН считаются общественным достоянием и не могут быть зарегистрированы как ТМ или в качестве их составных частей (резолюция Всемирной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения WHA46.19 по МНН от 12 мая 1993 года). То есть МНН могут использоваться любым производителем ЛС, но никому не могут принадлежать в качестве объекта права интеллектуальной собственности.

Украинское законодательство следует мировой практике и позволяет использование МНН в качестве названий ЛС любому производителю, однако предостерегает от использования вымышленных торговых названий, которые являются созвучными или сходными с МНН (Правила рассмотрения проектов названий лекарственных средств, которые подаются на государственную регистрацию (перерегистрацию) в Украине, одобренные Государственным фармакологическим центром Министерства здравоохранения Украины (Правила).

При регистрации ЛС в Государственном реестре лекарственных средств Украины вносятся сведения и о его торговом названии и МНН.

Закон о знаках не содержит отдельных положений о невозможности регистрации МНН или схожих с ними обозначений в качестве ТМ. По сложившейся практике МНН относят к общепринятым названиям или терминам, поскольку они являются названиями фармакологических веществ.

Однако все же существуют определенные возможности регистрации МНН в качестве ТМ. К примеру, возможна регистрация в качестве ТМ обозначения, которое содержит в своем составе часть МНН, выполняющую роль основы (stem). Такая часть МНН указывает на врачебную группу, механизм действия или химическую или биохимическую связь.

Показательным в данном случае является судебный спор относительно названия ЛС «Смекта» (МНН — Smectite dioctaedric) производителя «I» и соответствующих ТМ. Истец утверждал, что существование ТМ «Смекта» привело к незаконной монополизации компанией «I» названия химически активного вещества «Смектит» на украинском рынке МНН. Однако в удовлетворении иска было отказано, поскольку Хозяйственным судом г. Киева на основании заключения эксперта по делу была установлена оригинальность обозначения «Смекта» (дело № 910/8422/17 по иску ООО «О.Д.» к компании «I» и Министерству экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) о признании недействительными международных регистраций на знаки для товаров и услуг и обязательстве совершить действия). Очевидно, что в данном случае обозначение «Смекта» было создано именно с помощью использования основы (stem), которым и служило МНН.

Похожим является случай с использованием части «эна» в названиях ЛС на основе действующего вещества эналаприла («Эназил», «Энаренал»). Часть «эна» в подобных обозначениях является слабым элементом и не имеет различительной способности, исполняет роль основы (stem) и указывает на активное вещество ЛС — эналаприл.

Кроме того, распространена практика регистрации ТМ, которые содержат МНН с добавлением различительной части коммерческого (фирменного) наименования лица — производителя ЛС (Guidelines on the use of INNs for Pharmaceutical Substance). На украинском рынке активно используется такой подход, поэтому определенные МНН входят в состав нескольких торговых названий ЛС с добавлением различительной части фирменного (коммерческого) наименования производителя («Диклофенак-Дарница», «Диклофенак-Тева», «Хлоргексидин-Здоровье», «Хлоргексидин-Виола» и т.д.).

Национальные названия лекарств

Кроме МНН, перечень которых утверждается на международном уровне, в отдельных странах может быть закреплен перечень национальных названий лекарств (ННЛ), которые по своей природе также используются несколькими производителями, являются общеупотребимыми обозначениями и не могут получить правовую охрану в качестве ТМ. За некоторыми исключениями, ННЛ практически полностью совпадают с утвержденными МНН.

В Украине нет перечня ННЛ. Однако в Правилах ННЛ были определены как «общепринятые названия».

Согласно Правилам общепринятыми названиями, в основном, являются торговые названия ЛС, которые производились еще во времена бывшего Советского Союза и хорошо известны специалистам и пациентам нескольких поколений.

В этом контексте следует отметить, что особенностью фармацевтической отрасли Советского Союза было то, что ЛС с одним названием выпускался многими производителями одновременно, которые были исключительно государственными предприятиями. При этом торговое название ЛС не регистрировалось в качестве ТМ, поскольку рыночная конкуренция практически отсутствовала и не было необходимости в различении товаров одного производителя от товаров другого. При таких условиях название ЛС ассоциировалось исключительно с фармакологическими свойствами такого ЛС без привязки к конкретному производителю.

После распада Советского Союза и перехода «на рельсы» рыночной экономики производители ЛС в Украине начали регистрировать торговые названия ЛС в качестве ТМ. В результате в Украине (как и в некоторых других странах постсоветского пространства) сложилась ситуация, когда широко известные названия ЛС стали собственностью отдельных производителей, которые по сей день ведут успешную деятельность по реализации таких ЛС.

В качестве примера в Правилах приводятся следующие «общепринятые названия»: эуфиллин, фурацилин, Зингера-Локка, рибоксин, димедрол, анальгин, цитрамон, аспирин. Данный перечень вызывает немало вопросов, ведь фактически презюмируется неохраноспособность этих обозначений. При этом в самих Правилах признается, что «почти все такие общепринятые названия уже зарегистрированы как знаки для товаров и услуг».

Действительно, в Украине зарегистрированы и получили надлежащую правовую охрану некоторые из этих обозначений (ТМ «Фурацилин», ТМ «Цитрамон» и ТМ «Аспирин»). Владельцы данных ТМ активно отстаивают свои права интеллектуальной собственности на украинском рынке, а за время непрерывной реализации на территории независимой Украины ЛС с такими названиями стали ассоциироваться у потребителей с современными, а не советскими производителями. Поэтому закрепление перечня «общепринятых названий» в Правилах представляется нецелесообразным, поскольку такой перечень не может восприниматься как однозначно правильный и указывать на несоответствие таких обозначений условиям предоставления правовой охраны.

Собственно, такое несоответствие может устанавливать только суд в своем решении. Сегодня в Украине примером признания обозначения общеупотребительным названием ЛС и, соответственно, признания недействительным свидетельства на ТМ является пока одно судебное дело по обозначению «Промедол» (дело № 910/16093/18 по иску «K» к ООО «Ф» и МЭРТ о признании недействительными свидетельств на знаки для товаров и услуг и обязательстве совершить действия; пока решение пересматривается в суде апелляционной инстанции).

Подводя итоги, можно сказать, что украинское законодательство и правоприменительная практика в целом соответствуют международным обязательствам Украины в вопросе использования МНН/ее части в качестве ТМ, однако все еще находятся на этапе формирования.